COMUNIDAD ANDINA
PROCESO Nº 58-IP-2004
Interpretación prejudicial de las normas previstas en los artículos 81 y 82,
literal d, de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de
Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado
de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Primera, e
interpretación de oficio del artículo 83, literal a, eiusdem.
Parte actora: señor JOSE MAURICIO DE KOLLER
VELEZ.
Caso: “TACOS & BAR-BQ mixto”.
Expediente N° 2002-00215
(8059).
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. San Francisco de Quito, siete de julio del año dos mil cuatro.
VISTOS
La solicitud de interpretación prejudicial de las disposiciones previstas en
los “Artículos 134, 135, literal e), y 136 de la decisión 486 de la Comisión de
la Comunidad Andina y artículos 81 y 82 literal d) de la Decisión 344 del
Acuerdo de Cartagena (sic)”, formulada por el Consejo de Estado de la República
de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por órgano
de su Consejera Ponente, Dra. Olga Inés Navarrete Barrero, y recibida en este
Tribunal en fecha 31 de mayo de 2004; y,
El informe de los hechos que el solicitante considera relevantes para la
interpretación, y que, junto con los que derivan de autos, son del tenor
siguiente:
1. Demanda
1.1. Cuestión de hecho
El consultante informa que “El señor JOSE MAURICIO DE KOLLER solicitó el
registro de la marca mixta TACOS Y BAR-BQ, para
distinguir servicios de la clase 42 de la clasificación internacional de
marcas”; que “Publicada la solicitud en la gaceta de propiedad industrial No
438, la sociedad COMESTIBLES BAR-BQ formuló demanda
de observación, con fundamento en la causal de irregistrabilidad
contenida en los artículos 82 literal d) y 83 literal a), en virtud de ser
titular de la marca GEORGE’S BQ”; que “Mediante Resolución 02727 de 19 de
febrero de 1998, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de
Industria y Comercio declaró infundada la observación y negó el signo (sic)
TACOS Y BAR-BQ, por considerar que está comprendido
en la causal de irregistrabilidad contenida en el
artículo 82 literal d) de la Decisión 344”. Del texto de dicha Resolución se
desprende que se solicitó el registro “de la marca TACOS & BAR-BQ, para distinguir las (sic) servicios prestados por
establecimientos e (sic) comercio abiertos al público dedicados a la
elaboración y venta de comidas y bebidas, servicios comprendidos en la clase 42
de la Clasificación Internacional de Niza”. El consultante agrega que “Contra
la anterior resolución, el solicitante interpuso recurso de apelación, el cual
fue resuelto mediante resolución No 02297 de 30 de enero de 2002, la cual
confirma la resolución impugnada”.
No consta, en el expediente remitido a este Tribunal por el consultante, la
fecha de presentación de la solicitud de registro del signo “TACOS & BAR-BQ mixto”; sin embargo, en la página web de la Superintendencia de Industria y Comercio de la
República de Colombia aparece que la fecha de radicación de la solicitud fue el
16 de agosto de 1996.
1.2. Cuestión de derecho
Según el consultante, el actor denuncia la violación de los artículos 134 y
135, literal e, de la Decisión 486. En cuanto a la primera disposición, el
consultante desprende de la demanda que “Teniendo en cuenta lo que reza la
norma, existen dos condiciones para que proceda la registrabilidad
de una marca; la primera consiste en la distintividad,
es decir, cuando es novedosa en relación con determinados productos y
servicios. La segunda, exige que no constituya un signo genérico ni descriptivo
… en cuanto al primer requisito, considera que la marca TACOS Y BAR-BQ es lo suficientemente distintiva; por lo tanto, es
registrable para distinguir servicios de la clase 42 … Y en cuanto al segundo
requisito, o sea, la prohibición de registrar signos genéricos … la
Superintendencia de Industria y Comercio violó la norma transcrita, por cuanto
al resolver el conflicto planteado, lo interpretó erradamente y consideró que
la marca TACOS y BAR-BQ corresponde a un signo descriptivogenérico (sic) de los servicios que pretende
distinguir”.
Además, según el texto de la demanda, “la marca solicitada para registro no consiste
exclusivamente en una característica propia de los servicios de la clase 42 de
la clasificación internacional … de acuerdo con la
doctrina en la materia la causal de irregistrabilidad
por genericidad o descriptividad
… no tiene carácter absoluto y siempre deben ser analizadas las circunstancias
de cada caso concreto”.
2. Contestación a la demanda
2.1. El consultante, a propósito de la posición de la Superintendencia de
Industria y Comercio, señala que “La negativa por parte de la Superintendencia
... se refiere a que pueda existir un atentado contra el principio fundamental
de defensa de la propiedad industrial marcaria,
debido a que una marca con tales características puede tomarse (sic) de uso
común y, por lo tanto, igual derecho tendrá cualquier persona para utilizarlo
como forma de describir la actividad productiva o las características de los
bienes que se ofrezcan en el mercado. Entonces, el argumento de la descriptividad, concluye que un término de uso común no
puede ser objeto de apropiación marcaria”; y que “la
sociedad de comestibles B.B.Q. S.A
tiene por objeto comercializar productos que representan un servicio
correspondiente a la clase 42, idéntica al servicio de comidas que representa
el nombre TACOS Y BAR-BQ; ellos se opusieron a la
solicitud con fundamento en la confusión que genera para el consumidor la
semejanza de las marcas, y sustentaron su petición en el artículo 136 de la
Decisión 486 ...”.
Del escrito de contestación a la demanda, presentado por el apoderado de la
Superintendencia de Industria y Comercio, se desprende que “Es claro e
inequívoco que la Decisión 344 como ordenamiento legal vigente en materia de
Propiedad Industrial es aplicable válida y legalmente con respecto al asunto
que nos ocupa, constituyéndose en el regimen (sic) legal que debía adoptarse
por la Oficina Nacional Competente en materia de marcas”; que “Si bien la norma
aplicable al momento de resolver los recursos impugnados, debe ser la vigente
al momento de decidir los mismos, esto no obsta para que se de aplicación a la
norma anterior vigente al momento de la expedición del acto impugnado, por
cuanto los principios fundamentales de la decisión anterior pasaron a formar
parte del derecho vigente, atendiendo entonces la continuidad en el principio
que orienta la causal de irregistrabilidad aplicable
…”; que “la marca TACOS & BAR-BQ además de no
reunir los requisitos establecidos en el artículo 81, se encontraba incursa en
la causal de irregistrabilidad contenida en el
literal d) del artículo 82 de la Decisión 344 ahora artículo 135 literal e) de
la Decisión 486 ... toda vez que describe la especie de servicios que se
prestarán en los establecimiento (sic) identificados con ella cual es el
expendio de tacos”; y que “Resulta evidente que en la expresión ‘TACOS % (sic) BAR-BQ’ no existe elemento alguno que aporte distintividad que la haga susceptible de registro marcario, habida cuenta que esta expresión describe
directamente los servicios que se ofrecerán por parte del solicitante”.
2.2. Del escrito de contestación a la demanda presentado por el “apoderado
especial de la sociedad COMESTIBLES B.B.Q. S.A.,
propietaria de la marca GEORGE’S B.B.Q. clase
42 ... GEORGE’S B.B.Q. clase 29 ... y de la
enseña comercial B.B.Q. … de acuerdo con los
registros marcarios vigentes expedidos por la
Superintendencia de Industria y Comercio, y como afectado por la demanda de la
referencia”, se desprende que “GEORGE’S BBQ es una marca que representa un
servicio correspondiente a la clase 42, idéntica al servicio de comidas que
representa el nombre TACOS & BAR – BQ, cuya marca
se pretende registrar en la misma clase”; que “A más de lo anterior,
fonéticamente las palabras que incluyen los nombres genéricos se prestan a
confusión por parte del cliente potencial, ya que la sigla BBQ, al igual que la
mención BAR – BQ tienen la misma pronunciación y se
convierten en el elemento distintivo de la marca legalmente protegida (GEORGE’S
BBQ) y el nombre que pretende ser registrado (TACOS & BAR
B-Q)”; que “la ley pretende proteger los intereses de quienes legalmente han
efectuado con anterioridad los requisitos exigidos para obtener protección
sobre su marca, por tanto, la empresa o persona natural que intente afectar
estos derechos no podrá ser favorecida, toda vez que en eso consiste
precisamente la salvaguarda de los derechos marcarios
previos, y porque adicionalmente se debe insistir en la protección al
consumidor quien podría verse expuesto a confusiones y al momento de reclamar o
hacer valer sus derechos como consumidor no tendría certeza sobre la marca que
representa el producto que no cumple con sus expectativas”; y que “tanto
GEORGE’S BBQ (marca legalmente reconocida y registrada) como TACOS & BAR-BQ, venden servicios de comida rápida, los cuales se
asemejan y son propensos inevitablemente a la confusión, o por lo menos a
generar en el público que exista una asociación entre ellas, lo que conduce a
la prevalencia del derecho de mi cliente y la imposibilidad de registrar la
marca TACOS & BAR-BQ”.
CONSIDERANDO
Que las normas cuya interpretación se solicita son los “Artículos 134, 135,
literal e), y 136 de la decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y
artículos 81 y 82 literal d) de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena (sic)”;
Que, de conformidad con la disposición contenida en el artículo 1, literal c,
del Tratado de Creación del Tribunal (codificado mediante la Decisión 472), las
normas cuya interpretación se solicita forman parte del ordenamiento jurídico
de la Comunidad Andina;
Que, a tenor de la disposición contemplada en el artículo 32 del Tratado de
Creación del Tribunal, en correspondencia con lo establecido en los artículos
4, 121 y 2 del Estatuto (codificado mediante la Decisión 500), este Tribunal es
competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el
ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina;
Que, de conformidad con la disposición indicada en el artículo 125 del
Estatuto, y según consta en la providencia que obra al folio 110 del
expediente, la presente solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a
trámite; y,
Que, una vez examinada la aplicabilidad de las normas sometidas a consulta, así
como los elementos documentales remitidos junto con la solicitud, el Tribunal
encuentra pertinente dar aplicación a la potestad que deriva del artículo 34 de
su Tratado de Creación y, en consecuencia, por ser las normas aplicables al
caso, realizar la interpretación de las disposiciones que, pertenecientes a la
Decisión 344, han sido citadas por el consultante y, además, interpretar de
oficio la disposición prevista en el artículo 83, literal a, eiusdem. Los textos de las disposiciones a
interpretar son del tenor siguiente:
“Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que
sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación
gráfica.
Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en
el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una
persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”.
“Artículo 82.- No podrán registrarse como marcas los signos
que:
(...)
d) Consistan exclusivamente en un signo o indicación
que pueda servir en el comercio para designar o para describir la especie, la
calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de
producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de
los servicios para los cuales ha de usarse;
(...)”.
“Artículo 83.- Asimismo, no
podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de
terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos:
a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir
al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o
registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para
productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir
al público a error;
(…)”.
I.
De la aplicación del ordenamiento comunitario en el tiempo
En
principio, y con el fin de garantizar el respeto a las exigencias de seguridad
jurídica y confianza legítima, la norma comunitaria de carácter sustancial no surte
efectos retroactivos; por tanto, las situaciones jurídicas disciplinadas en
ella se encuentran sometidas, en sí y en sus efectos, a la norma vigente al
tiempo de su constitución. Y si bien la nueva norma comunitaria no es
aplicable, salvo previsión expresa, a las situaciones jurídicas nacidas con
anterioridad a su entrada en vigencia, procede su aplicación inmediata a los
efectos futuros de la situación nacida bajo el imperio de la norma anterior.
El régimen común en materia de propiedad
industrial se ha apoyado, desde la vigencia de la Decisión 85 (artículo 85) y a
través de las Decisiones 311 (Disposición Transitoria Cuarta), 313 (Disposición
Transitoria Cuarta) y 344 (Disposición Transitoria Primera), en la
irretroactividad de la norma sustancial, pues dispone que todo derecho de
propiedad industrial, válidamente otorgado de conformidad con la normativa
anterior, subsistirá por el tiempo en que fue concedido. Sin embargo, las
disposiciones en referencia han contemplado, además, la aplicabilidad inmediata
de la norma sustancial posterior a los efectos futuros del derecho nacido bajo
la vigencia de la norma anterior, pues han dispuesto que, en cambio, se
aplicará la nueva Decisión comunitaria al uso, goce, obligaciones, licencias,
renovaciones y prórrogas de tal derecho.
A
la vez, si el ius superveniens
se halla constituido por una norma de carácter procesal, ésta se aplicará,
a partir de su entrada en vigencia, a los procedimientos por iniciarse o en
curso. De hallarse en curso el procedimiento, la nueva norma se aplicará
inmediatamente a la actividad procesal pendiente, y no, salvo previsión
expresa, a la ya cumplida.
En
el caso de autos, de la información contenida en la página web
de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, se
desprende que la fecha de radicación de la solicitud de registro como marca del
signo “TACOS & BAR-BQ mixto” fue el 16 de agosto
de 1996, es decir, bajo la vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del
Acuerdo de Cartagena, aplicable en los Países Miembros “a partir del 1 de enero
de 1994” (Disposición Transitoria Segunda).
Por
tanto, en tutela del principio de seguridad jurídica, si la norma sustancial,
vigente para la fecha de la solicitud de registro de un signo como marca, ha
sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento
correspondiente a tal solicitud, aquella norma será la aplicable a los efectos
de determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para
el otorgamiento del derecho, mientras que la norma procesal posterior será la
aplicable al procedimiento en curso, en aquellas de sus etapas que aún no se
hubiesen cumplido.
La
instancia consultante establecerá, a la luz de las consideraciones que
anteceden, la norma aplicable en el caso de autos.
II. De la definición de marca y de
los requisitos para su registro
El
artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena contiene
una definición del concepto de marca. Sobre la base de esta definición legal,
el Tribunal ha interpretado que la marca constituye un bien inmaterial
representado por un signo que, perceptible a través de medios sensoriales y
susceptible de representación gráfica, sirve para identificar y distinguir en
el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una
persona de otros idénticos o similares, a fin de que el consumidor o usuario
medio los valore, diferencie, identifique y seleccione, sin riesgo de confusión
o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio correspondiente.
La
marca protege el interés de su titular, otorgándole un derecho exclusivo sobre
el signo distintivo de sus productos y servicios, así como el interés general
de los consumidores o usuarios a quienes se halla destinada, garantizando a
éstos, sin riesgo de error y confusión, el origen y la calidad del producto o
servicio que el signo distingue. En definitiva, la marca procura garantizar la
transparencia en el mercado.
El
artículo 81 en referencia somete además el registro de un signo como marca al
cumplimiento de los siguientes requisitos:
En
primer lugar, el signo debe ser perceptible, es decir, susceptible de ser
aprehendido por el consumidor o el usuario a través de los sentidos, a fin de
ser captado, retenido y asimilado por éste. La percepción se realiza, por lo
general, a través del sentido de la vista. Por ello, se consideran signos
perceptibles, entre otros, los que consisten en letras, palabras, formas,
figuras, dibujos o cifras, por separado o en conjunto.
En
segundo lugar, el signo debe ser suficientemente distintivo, es decir, apto
para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios
producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares.
Esta aptitud distintiva constituye presupuesto indispensable para que la marca
cumpla sus funciones principales de indicar el origen empresarial y la calidad
del producto o servicio. La distintividad, además,
debe ser suficiente, es decir, de tal magnitud que no haya razón para temer que
el signo induzca a error o confusión en el mercado.
Y
en tercer lugar, el signo debe ser susceptible de representación gráfica, es
decir, apto para ser expresado en imágenes o por escrito, lo que confirma que,
en principio, ha de ser visualmente perceptible. Por ello, las formas
representativas en que consisten los signos pueden estar constituidas por
letras, palabras, figuras, dibujos o cifras, por separado o en conjunto. Este
requisito guarda correspondencia con el previsto en el artículo 88, literal d,
de la Decisión 344, en el cual se exige que la solicitud de registro sea
acompañada por la reproducción de la marca cuando ésta contenga elementos
gráficos.
Por
tanto, el artículo 81 prohíbe el registro de un signo como marca si éste no
cumple los requisitos acumulativos que la citada disposición prevé en forma
expresa.
III. De las
marcas denominativas y mixtas
En lo que concierne a la estructura del signo utilizado, y a propósito
del caso en estudio, el Tribunal estima necesario hacer referencia a las marcas
denominativas y mixtas.
Las
primeras, llamadas también nominales o verbales, utilizan un signo acústico o
fonético y están formadas por una o varias letras que, integradas en un todo
pronunciable, pueden hallarse provistas o no de significado conceptual. A la
vez, en este tipo de marcas se distinguen las sugestivas —provistas de una
connotación conceptual relativa a la evocación de las cualidades o funciones
del producto designado por la marca— y las arbitrarias, desprovistas de
conexión entre su significado y la naturaleza, cualidades o funciones del
producto a identificar.
Y las segundas, las marcas mixtas, se hallan compuestas por dos
elementos que forman parte del conjunto: una denominación, semejante a la clase
de marcas arriba descrita, y un gráfico, definido como un signo visual que
evoca una figura con una forma externa característica.
En
relación con la comparación entre dos signos, caso que uno de ellos o ambos
pertenezcan a la clase de signos mixtos, la jurisprudencia de este Tribunal ha
puesto de relieve lo siguiente:
“el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más
característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de
las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para
que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en
cuenta su tamaño, color y colocación de la gráfica, que en un momento dado pueden
ser definitivos. El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es
figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un
dibujo abstracto” (Sentencia dictada en el
expediente Nº 04-IP-88, publicada
en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 39,
del 29 de enero de 1989, caso “DAIMLER”).
A
propósito de la prioridad del elemento en referencia, la doctrina ha señalado
que procede determinar la “situación y el relieve del componente gráfico en el
conjunto de la marca mixta; y sobre todo, la notoriedad del componente gráfico
común a las marcas comparadas. En cambio, si el elemento gráfico no evoca
concepto alguno, el denominativo desplazaría en principio al gráfico, siendo en
ese caso, y en definitiva, aquel elemento el predominante, y en el cual debe
centrarse el análisis comparativo” (FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos: “Fundamentos de
Derecho de Marcas”; Madrid, Editorial Montecorvo
S.A., 1984, p. 240).
IV. De los signos genéricos, descriptivos y
evocativos
Se
entiende por denominación genérica la que designa exclusivamente el género de
los productos o servicios al que pertenece, como una de sus especies, el
producto o servicio que se pretende distinguir por su intermedio. La falta de distintividad suficiente del signo genérico, así como la
circunstancia de que su titular se apropiaría en exclusiva de una denominación
integrada por elementos que deben ser de libre disposición, impide su registro.
Ahora
bien, el establecimiento de la dimensión genérica de un signo debe hacerse in
concreto, según el criterio de los consumidores y la relación del signo con
el servicio o producto que pretende distinguir, considerando las
características de éste y el nomenclátor de que haga parte. Y es que una o
varias palabras pueden constituir una denominación genérica en relación con un
tipo de servicios o productos, pero no constituirla en relación con otro.
Además, la dimensión genérica de tales palabras puede desaparecer si, al
hacerse parte de un conjunto, adquieren significado propio y fuerza distintiva
suficiente para ser registradas como marca.
El
Tribunal ha manifestado a este respecto que el examen encaminado a determinar
el carácter genérico de una marca no se deberá limitar “al mero análisis
gramatical de la palabra o las palabras que componen un signo. En los signos
compuestos constituidos por un conjunto de palabras, puede darse el caso de que
el carácter genérico de las palabras —cuando se les considera aisladamente—
desaparezca porque el conjunto formado por ellas se traduce en una expresión
con significado propio y poder distintivo suficiente para ser registrada como
marca ...” (Sentencia dictada en el expediente Nº 12-IP-95, del 18 de
septiembre de 1995, publicada en la G.O.A.C. N° 199, del 26 de enero de 1996, caso “VERDADERO ARRANCA
GRASA”).
Este
Tribunal ha precisado también que: “... en el campo doctrinal
... las palabras pueden usarse en un sentido distinto a su significado
inicial o propio, de modo figurado o metafórico, y adquirir así una fuerza
expresiva peculiar, suficiente para ser novedosa y distintiva en relación con
determinado producto o servicio. Una expresión utilizada en un contexto
original en relación con el objeto, puede así dejar de ser genérica,
jurídicamente hablando. Contra esta posibilidad, admitida por la doctrina, no
resulta válido el argumento consistente en sostener que quien registra una
marca necesariamente monopoliza el vocablo, ya que —por supuesto— éste podrá
continuar siendo utilizado libremente en el lenguaje común, en su sentido propio,
sin confundirse por ello con la marca, puesto que ya no existiría relación
alguna con el producto o servicio en referencia” (Sentencia dictada en el
expediente N° 02-IP-89, del 19 de octubre de 1989,
publicada en G.O.A.C. N°
49, del 10 de noviembre de 1989, caso “OFERTA”).
Finalmente,
a propósito de los signos genéricos, el Tribunal ha establecido que “... para
fijar la genericidad de los signos, es necesario
preguntarse ¿qué es?, frente al producto y servicio de que se trata”, ya que,
en caso de que la respuesta venga dada con la denominación genérica, el signo,
por ser tal, estará incurso en la causal de irregistrabilidad
contemplada en el literal d, del artículo 82 de la Decisión 344 (Sentencia
dictada en el expediente Nº 07-IP-2001, del 26 de marzo de 2001, publicada en
la G.O.A.C. N° 661, del 11
de abril del mismo año, caso “LASER”, reiterativa del criterio establecido en
las sentencias dictadas en los expedientes N°
02-IP-89 y 12-IP-95, ya citadas).
Por
su parte, el signo descriptivo guarda relación directa con el producto o
servicio que constituye su objeto: en efecto, informa exclusivamente acerca de
la especie, calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen, época de
producción, características u otros datos del correspondiente producto o
servicio. En este caso, si tales características
son comunes a otros productos o servicios del mismo género, el signo no será
distintivo y, en consecuencia, a tenor de la prohibición contemplada en el
artículo 82, literal d, de la Decisión 344, no podrá ser registrado. El
fundamento de la prohibición reside en el interés de los consumidores y de los
empresarios en la libre disposición de elementos que forman parte del
vocabulario común. Y es el caso que el registro del signo en cuestión
conferiría a su titular un monopolio contrario a las reglas de la libre
competencia.
Para
juzgar sobre si un signo es descriptivo procede interrogarse en torno a cómo es
el producto o servicio amparado por el signo que se pretende registrar: si la
respuesta consiste en la designación del producto o servicio “... habrá lugar a
establecer la naturaleza descriptiva de la denominación” (Sentencias dictadas
en los expedientes Nos. 03-IP-95, publicada en la G.O.A.C.
N° 189, del 15 de septiembre de 1995, caso “TUTTI
FRUTI S.A.”; y 27-IP-95, publicada en la G.O.A.C. N° 257, del 14 de abril de 1997, caso “EXCLUSIVA”).
Importa
destacar también que “La descripción del objeto o del servicio a que se refiere
un signo o una denominación para que impida el registro debe referirse a una de
sus cualidades primarias o esenciales, lo que implica que el consumidor al
divisar o escuchar la marca reconozca el producto o servicio que lo protege … Con sentido opuesto, la descripción o la
designación de una cualidad o elemento secundario o accidental del bien, no
impide la registrabilidad de un signo. Los términos
que son utilizados generalmente como signos descriptivos están constituidos por
el uso adjetivado de un sustantivo, los adjetivos y los adverbios que se
refieren a la descripción de un bien o servicio” (Sentencia dictada en el
expediente N° 20-IP-96, publicada en la G.O.A.C. N° 291, del 31 de
septiembre de 1997, caso “EXPOVIVIENDA”).
A propósito de los signos genéricos y
descriptivos, el Tribunal ha manifestado además que “un signo consistente ‘exclusivamente’ de elementos propiamente genéricos
o descriptivos pueden constituir marca sí el conjunto marcario
o su combinación resulta distintivo. Esta posibilidad se encuentra configurada
en el literal d) del artículo 82 de la Decisión 344 cuando emplea el término
‘exclusivamente’ al referirse a las marcas descriptivas” (Sentencia
dictada en el expediente N° 12-IP-96, publicada en la
G.O.A.C. N° 265, del 16 de
mayo de 1997, caso “MARGARINA EXCLUSIVA”).
En
el ámbito de los signos denominativos, el evocativo, en cambio, sólo sugiere en
el consumidor o en el usuario ciertas características, cualidades o efectos del
producto o servicio, exigiéndole hacer uso de la imaginación y del
entendimiento para relacionar aquel signo con este objeto.
El
Tribunal ha señalado a este respecto que “Las marcas evocativas o sugestivas no
hacen relación directa e inmediata a una característica o cualidad del producto
como sucede en las marcas descriptivas. El consumidor para llegar a comprender
qué productos o servicios comprende la marca debe utilizar su imaginación, es
decir, un proceso deductivo entre la marca o signo y el producto o servicio”
(Sentencia dictada en el expediente N° 20-IP-96, ya
citada).
Así
pues, el signo evocativo, a diferencia del descriptivo, cumple la función
distintiva de la marca y, por tanto, es registrable.
V. De las
marcas débiles
Todo signo registrado como marca puede hacerse débil
en el mercado de productos o servicios de que se trate. En efecto, si uno de los
elementos que integran el signo es de carácter genérico o de uso común, o si
evoca una cualidad del producto o servicio, el signo se hará débil frente a
otros que también incluyan uno de tales elementos o cualidades, inapropiables
en exclusiva. Según la doctrina, “la presencia de una locución genérica no monopolizable resta fuerza al conjunto en que aparece;
nadie, en efecto, puede monopolizar una raíz genérica, debiendo tolerar que
otras marcas la incluyan, aunque podrán exigir que las desinencias u otros
componentes del conjunto marcario sirvan para
distinguirlo claramente del otro” (BERTONE, Luis Eduardo; y CABANELLAS DE LAS
CUEVAS, Guillermo: “Derecho de Marcas”, Tomo II, pp. 78 y 79).
Otamendi, por su parte, destaca que el titular de una marca débil, al contener
ésta “una partícula de uso común no puede impedir su inclusión en marcas de
terceros, y fundar en esa sola circunstancia la existencia de confundibilidad, ya que entonces se estaría otorgando al
oponente un privilegio inusitado sobre una raíz de uso general o necesario ... Esto necesariamente tendrá efectos sobre el
criterio que se aplique en el cotejo. Y, por ello se ha dicho que esos
elementos de uso común son marcariamente débiles, y que los cotejos entre marcas que los contengan
deben ser efectuados con criterio benevolente” (OTAMENDI, Jorge: “Derecho
de Marcas”, cuarta edición. Editorial LEXISNEXIS Abeledo-Perrot. Buenos Aires. 2002. pp. 191 y 192).
VI. De la comparación entre signos. Del riesgo
de confusión. De la confusión directa e indirecta. De la identidad y semejanza.
De las reglas de comparación.
Los
artículos 82 y 83 de la Decisión 344 consagran otras prohibiciones para el
registro de un signo como marca. Según la prevista en el artículo 83, literal
a, no podrá registrarse como marca el signo que, en relación con derechos de
terceros, sea idéntico o se asemeje, de forma que pueda inducir al público a
error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un
tercero, en el territorio de uno o más de los Países Miembros de la Comunidad
Andina, para el mismo producto o servicio, o para un producto o servicio
respecto del cual el uso de la marca pueda inducir al público a error.
Del
texto de la disposición citada se desprende que la prohibición no exige que el
signo pendiente de registro induzca a error a los consumidores o usuarios, sino
que basta la existencia de este riesgo para que se configure aquella
prohibición.
Para
establecer la existencia del riesgo de confusión del signo pendiente de
registro respecto de una marca ya registrada, o ya solicitada para registro,
será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en
disputa, tanto entre sí como entre los productos o servicios distinguidos por
ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual
variará en función de los productos o servicios de que se trate.
La
identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de
confusión: la directa, caracterizada porque
el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto
determinado en la creencia de que está comprando otro, lo que implica la
existencia de un cierto nexo también entre los productos; y la indirecta,
caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya,
en contra de la realidad de los hechos, a dos productos que se le ofrecen, un
origen empresarial común.
En
consecuencia, los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios
signos y los productos o servicios que cada uno de ellos ampara, serían los
siguientes: que exista identidad entre los signos en disputa y también entre
los productos o servicios distinguidos por ellos; o identidad entre los signos
y semejanza entre los productos o servicios; o semejanza entre los signos e
identidad entre los productos y servicios; o semejanza entre aquéllos y también
semejanza entre éstos.
En
el caso de autos, la comparación entre los signos habrá de hacerse desde sus
elementos gráfico, fonético y conceptual. Sin embargo, dicha comparación deberá
ser conducida por la impresión unitaria que el signo habrá de producir en la sensorialidad igualmente unitaria del consumidor o del
usuario medio a que está destinado. Por tanto, la valoración deberá llevarse a
cabo sin descomponer la unidad de cada signo, de modo que, en el conjunto de
los elementos que lo integran, el todo prevalezca sobre sus partes, a menos que
aquél se halle provisto de un elemento dotado de tal aptitud distintiva que,
por esta razón especial, se constituya en factor determinante de la valoración.
Este
Tribunal ha declarado, por otra parte, que “La
regla esencial para determinar la confusión es el examen mediante una visión en
conjunto del signo, para desprender cuál es la impresión general que el mismo
deja en el consumidor, en base a un análisis ligero y simple de éstos, pues
ésta es la forma común a la que recurre el consumidor para retenerlo y
recordarlo, ya que en ningún caso se detiene a establecer en forma detallada
las diferencias entre un signo y otro. La labor de la determinación de la confundibilidad depende del criterio subjetivo del
administrador o del juez, el que deberá atender a las reglas que la doctrina y
la jurisprudencia de este Tribunal han establecido para el efecto” (Sentencia
dictada en el expediente N° 18-IP-98, de 30 de marzo
de 1998, publicada en la G.O.A.C. No. 340, del 13 de mayo de 1998, caso “US
TOP”). Y en lo que concierne a los ámbitos
de la confusión, el Tribunal ha señalado los siguientes criterios: “El
primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los
aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma. El segundo, la
confusión auditiva, en donde juega un papel determinante, la percepción sonora
que pueda tener el consumidor respecto de la denominación, aunque en algunos
casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la
idea es de la misma denominación o marca. El tercer y último criterio, es la
confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o
denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este
punto no se tienen en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se
atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea
denominativa o gráfica” (Sentencia dictada en el expediente N°
13-IP-97, de 6 de febrero de 1998, publicada
en la G.O.A.C. No. 329, del 9 de marzo de
1998, caso “DERMALEX”).
En
este contexto, el Tribunal ha establecido que la similitud visual u ortográfica
se presenta por el parecido entre las letras
o cifras de los signos objeto de
comparación, toda vez que el orden de tales letras o cifras, su longitud, o la
identidad de sus raíces o terminaciones, pudieran incrementar el riesgo de
confusión.
En
cuanto a la similitud fonética o auditiva, ha señalado que, si bien la misma
depende, entre otros factores, de la identidad de la sílaba tónica de las
palabras, así como de sus raíces o terminaciones, deberán tomarse en cuenta las
particularidades de cada caso, pues la percepción por los consumidores de las
letras o cifras que integran los signos, al ser pronunciadas, variará según su
estructura gráfica y fonética.
Y
en cuanto a la similitud conceptual o ideológica, ha indicado que la misma se
configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante.
En
definitiva, el Tribunal ha estimado que la confusión puede manifestarse cuando,
al solo apercibimiento de la marca, el consumidor supone que se trata de la
misma a que está habituado, o cuando, si bien reconoce cierta diferencia entre
las marcas en conflicto, cree, por su similitud, que provienen del mismo
productor o fabricante, no siendo así en la realidad.
Además,
a objeto de verificar la existencia del riesgo de confusión, el examinador
deberá tomar en cuenta los criterios que, elaborados por la doctrina (BREUER
MORENO, Pedro: “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio”; Buenos Aires,
Editorial Robis, pp. 351 y ss.), han sido acogidos
por la jurisprudencia de este Tribunal, y que son del siguiente tenor:
1.
La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.
2.
Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea.
3.
Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre
las marcas.
4.
Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto,
tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por
los signos en disputa.
Sobre
la base de las consideraciones que anteceden, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA
COMUNIDAD ANDINA
CONCLUYE
1º Si
la norma sustancial, vigente para la fecha de la solicitud de registro de un signo
como marca, ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del
procedimiento correspondiente a tal solicitud, aquella norma será la aplicable
para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen
para el otorgamiento del derecho, mientras que la norma procesal posterior será
la aplicable al procedimiento en curso.
2º Un
signo será registrable como marca si cumple los requisitos previstos en el
artículo 81 de la Decisión 344, y si no incurre en las prohibiciones fijadas en
los artículos 82 y 83 eiusdem.
3º De solicitarse el registro de un signo como marca,
caso que haya de compararse con una marca mixta previamente registrada, el
elemento predominante en el conjunto marcario será el
denominativo, vista su relevancia para que el público consumidor identifique la
marca y distinga el producto, lo que no obsta para que, por su tamaño, color y
ubicación, el elemento gráfico pueda ser el decisivo.
4º La
denominación genérica no es susceptible de registro, a menos que se halle
conformada por una o varias palabras que, utilizadas en un sentido distinto al
original, adquieran una fuerza expresiva suficiente para dotarla de capacidad
distintiva en relación con el producto o servicio de que se trate, sin perjuicio
de que tal denominación pueda continuar utilizándose libremente en el lenguaje
común.
5° El
signo descriptivo no es distintivo y, por tanto, no será registrable como
marca, si se limita exclusivamente a informar al consumidor o al usuario acerca
de las características u otros datos del producto o servicio de que se trate,
comunes a otros productos o servicios del mismo género.
6° En
el ámbito de los signos denominativos, el evocativo sugiere en el consumidor o
en el usuario ciertas características, cualidades o efectos del producto o
servicio, exigiéndole hacer uso de la imaginación y del entendimiento para
relacionar aquel signo con este objeto. A diferencia del descriptivo, el
evocativo cumple la función distintiva de la marca y, por tanto, es
registrable.
7º El titular de una marca provista de un
elemento de carácter genérico, o de uso común, o evocativo de una cualidad del
producto o servicio, o que se ha tornado banal por el crecido número de
registros marcarios que lo contienen, no puede
impedir su inclusión en signos de terceros, por ser inapropiable en exclusiva,
ni puede fundamentar en ese único hecho el riesgo de confusión entre los signos
en disputa.
8º Para establecer si existe riesgo de confusión
entre el signo solicitado para registro como marca y la marca previamente
registrada en el territorio de uno o más de los Países Miembros de la
Comunidad, será necesario determinar si existe relación de identidad o
semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como entre los productos
o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación del consumidor o
usuario medio, la cual variará en función de tales productos o servicios. No
bastará con la existencia de cualquier semejanza entre los signos en cuestión, ya
que es legalmente necesario que la similitud pueda inducir a confusión o error
en el mercado.
9º En
el caso de autos, la comparación entre los signos habrá de hacerse desde sus elementos
gráfico, fonético y conceptual, pero conducida por la impresión unitaria que
cada signo en disputa habrá de producir en la sensorialidad
igualmente unitaria del consumidor o usuario medio, destinatario de los
productos o servicios correspondientes. Por tanto, la valoración deberá hacerse
sin descomponer la unidad de cada signo, de modo que, en el conjunto de los
elementos que lo integran, el todo prevalezca sobre sus partes, a menos que
aquél se halle provisto de un elemento dotado de tal aptitud distintiva que,
por esta razón especial, se constituya en factor determinante de la valoración.
A
tenor de la disposición prevista en el artículo 35 del Tratado de Creación del
Tribunal, el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación en
la sentencia que pronuncie y, de conformidad con la disposición prevista en el
artículo 128, tercer párrafo, del Estatuto del Tribunal, deberá remitir dicha
sentencia a este órgano jurisdiccional.
Notifíquese
la presente interpretación mediante copia certificada y sellada, y remítase
también copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su
publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.
Walter Kaune Arteaga
PRESIDENTE
Rubén Herdoíza Mera
MAGISTRADO
Ricardo Vigil Toledo
MAGISTRADO
Guillermo Chahín Lizcano
MAGISTRADO
Moisés Troconis Villarreal
MAGISTRADO
Eduardo Almeida Jaramillo
SECRETARIO a.i.
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.-
La sentencia que
antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta
Secretaría. CERTIFICO.-
Eduardo Almeida Jaramillo
SECRETARIO a.i.
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